mayo 31

Sentencia absolutoria por importación de mandos compatibles con la consola Playstation de Sony

El pasado 3 de mayo, el Juzgado de lo Penal Nº1 de Guadalajara dictó Sentencia absolutoria en materia de propiedad intelectual y marcas, por la importación de unos mandos compatibles con la consola PlayStation. El sector de los productos compatibles preocupa a las grandes marcas interesadas en que solamente se compren sus productos originales.

En este caso, a través del control de Aduanas, con base en el Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, se retuvo en aduanas un cargamento de mandos compatibles con PlayStation bajo la sospecha de ser productos ilícitos. La mercancía fue destruida durante la fase de instrucción, sin poner dicha circunstancia en conocimiento del investigado y, lo que es más grave todavía, sin que las muestras que al parecer se salvaron quedaran disponibles para su examen en el juicio oral.

El Juzgado absuelve al acusado por vulneración de derechos fundamentales, al no concretarse adecuadamente ni los hechos que provocan la causa, ni los delitos que deben juzgarse, indicando al respecto que:

“De inicio debe otorgarse la razón a la defensa del acusado cuando como cuestión previa alegó vulneración del principio acusatorio en función del contenido de la instrucción, auto de procedimiento abreviado, acusación del Ministerio Fiscal y auto de apertura oral, que entiende ha producido el efecto de hacer seriamente difícil la defensa del acusado… el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado en el que al describir los hechos se limita el mismo a señalar que “…en el mes de febrero de 2.012 fueron intervenidos numerosos mandos de PS2 y PS3 que I en representación de la empresa I había importado de china sin respetar los derechos de la marca SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED”, para, a continuación, en su parte dispositiva decir que los hechos pueden ser constitutivos de “DELITO”. Desconocemos a que derechos se refiera la resolución. Se formula acusación por el Ministerio Fiscal y se acusa por delito contra la propiedad industrial del artículo 273.1 del Código Pen y se abre juicio oral por “DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL”. No cabe mayor confusión.”

No obstante, el Juzgado entró a conocer el fondo del asunto que arrojaba como resultado igualmente un pronunciamiento absolutorio:

“En todo caso por no dejar imprejuzgada la acción se entrará en el conocimiento del tipo penal por el que se formula acusación para llegar a igual pronunciamiento absolutorio por falta del elemento subjetivo y ser muy dudoso la concurrencia del elemento objetivo del tipo. Bien estemos ante el delito contra la propiedad industrial del artículo 273.1 bien ante el supuesto del artículo 274.1, el elemento subjetivo siempre es el mismo.”

En materia de marcas, y siguiendo la jurisprudencia mayoritaria, considera que el principio de fragmentariedad del Derecho penal impide atribuir relevancia penal a todos y cada uno de los supuestos en que pueda apreciarse una infracción del derecho de la propiedad industrial, limitando la intervención penal a los supuestos más graves que, en esta materia, serán aquellos en que, una vez determinado que efectivamente hay un riesgo de confusión, éste se aprecia como extremadamente alto y, por tanto, la infracción de la marca como especialmente grave, gravedad que, por ejemplo, excluirá normalmente los supuestos en que fundamentalmente el riesgo de confusión se aprecie por riesgo de asociación, para llegar a la conclusión de que:

“las similitudes apreciadas no son susceptibles por sí solas de convertir a los productos incautados en fácilmente confundibles con los productos registrados por la entidad perjudicada o, dicho de otra forma, no se aprecia que un consumidor medio pudiera tener una cierta dificultad en distinguir los productos incautados de unos productos con la marca de la perjudicada.”

A continuación el texto completo de la sentencia que ha sido objeto de comentario en elotrolado.net:

JDO. DE LO PENAL N. 1
GUADALAJARA
SENTENCIA: 00282/2017
D. José Luís Cobo López, Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal nº Uno de Guadalajara en el Procedimiento Abreviado núm. 239/16, ha dictado en nombre de S.M. el Rey, esta
SENTENCIA
En Guadalajara, a tres de mayo de dos mil diecisiete.
Vistos por mí, en juicio oral y público los autos de Procedimiento Abreviado con nº 239/16, por un delito de CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, contra I. (Legal Representante de I), presente en el acto del juicio, asistido del Letrado Sr. Javier Maestre Rodríguez.
Comparece el Ministerio Fiscal en representación de la Acusación Pública.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las diligencias penales de referencia se incoaron por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Guadalajara en sede de Diligencias Previas 2.378/12, las que tras la instrucción practicada fueron declaradas conclusas y elevadas a este Juzgado, en el que se señalaron para la celebración del juicio oral el día 6 de abril de 2.017, practicándose en el mismo las pruebas propuestas y admitidas a las que no se renunció, con el resultado que figura en el acta extendida al efecto y en el soporte audiovisual empleado.
SEGUNDO.- En sus conclusiones definitivas, el Ministerio Fiscal consideró que los hechos eran constitutivos de un delito contra la propiedad industrial del artículo 273.2 del Código Penal interesando para el acusado la imposición de una pena de 9 meses de prisión, accesoria legal, multa de 12 meses con cuota diaria de 10 euros, responsabilidad personal subsidiara del artículo 53, pago de costas.
La defensa en el mismo trámite interesó la absolución de su patrocinado.
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado y así se declara que el acusado I, mayor de edad, sin antecedentes penales, actuando como legal representante y administrador único de la empresa I, dedicada a la distribución de material informático, accesorios de videojuegos y material deportivo, importó desde China, a través de catálogo, 4640 mandos de videoconsola que SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED, una vez en el Puerto Seco de Azuqueca de Henares, denunció que imitaban el diseño industrial y signo distintivo de la marca Sony, al ser titular de la marca comunitaria 1545144 PS2 y marca comunitaria 5610472 PS3, y diseño gráfico comunitario 610860-0001.
Los mandos fueron destruidos en fase de instrucción.
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED que inicialmente ejerció la acusación particular, finalmente se apartó del procedimiento.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los hechos por los que se ha formulado acusación no han quedado acreditados con la suficiencia jurisprudencialmente exigida para poder dictar un pronunciamiento de condena, al no existir pruebas de cargo de las que se deriven elementos incriminatorios con eficacia para desvirtuar la presunción de inocencia que, según doctrina jurisprudencial reiterada y pacífica, ampara a todas las personas en tanto no se destruya por una actividad probatoria legítima, practicada en el plenario (celebrado en condiciones de igualdad entre acusado y acusador) y con el juego de los principios de inmediación, oralidad, publicidad, concentración y, muy particular y específicamente, de contradicción y defensa, con las debidas garantías (constitucionales y procesales) y que contengan elementos incriminatorios eficientes para la acreditación de la realidad del hecho delictivo y la participación en el mismo del acusado
En aplicación de la doctrina anterior al supuesto enjuiciado no procede otro pronunciamiento que el absolutorio para el acusado al no haberse practicado prueba suficiente que acredite la realidad de las iniciales imputaciones realizadas, quebrando el principio de presunción de inocencia que ampara a este.
A tenor, por ejemplo, de la STC 17/2002, de 28 de enero (LA LEY 3038/2002) , la presunción de inocencia ha de ser concebida como una
” regla de juicio que, en esta vertiente y en sede constitucional, entraña el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica (como hemos dicho desde la STC 31/1981, de 28 de julio (LA LEY 224/1981) , y reiterado con unas u otras palabras, en las SSTC 174/1985, de 17 de diciembre (LA LEY 520-TC/1986) ; 109/1986, de 24 de septiembre (LA LEY 78445-NS/0000) ; 63/1993, de 1 de marzo (LA LEY 2152-TC/1993) ; 81/1998, de 2 de abril (LA LEY 3993/1998) ; 189/1998 (LA LEY 9333/1998), de 29 de septiembre ; 220/1998 (LA LEY 10641/1998), de 17 de diciembre ; 111/1999, de 14 de junio (LA LEY 9267/1999) ; 33/2000 (LA LEY 5195/2000), de 14 de febrero ; y 126/2000 (LA LEY 8955/2000), de 16 de mayo ) que toda sentencia condenatoria:
a) Debe expresar las pruebas en que se sustenta la declaración de responsabilidad penal.
b) Tal sustento ha de venir dado por verdaderos actos de prueba conformes a la Ley y a la Constitución.
c) Éstos han de ser practicados normalmente en el acto del juicio oral, salvo las excepciones constitucionalmente admisibles.
d) Las pruebas han de ser valoradas por los Tribunales con sometimiento a las reglas de la lógica y la experiencia.
e) La Sentencia debe encontrarse debidamente motivada. También hemos declarado constantemente que la prueba de cargo ha de estar referida a los elementos esenciales del delito objeto de condena, tanto de naturaleza objetiva como subjetiva ( SSTC 252/1994, de 19 de septiembre (LA LEY 13008/1994) ; 35/1995, de 6 de febrero (LA LEY 13035/1995) ; y 68/2001, de 17 de marzo (LA LEY 3269/2001) ).
Dicho en otros términos, la presunción de inocencia es una presunción iuris tantum, cuya destrucción requiere la existencia de una actividad probatoria, la cual “exigimos en un primer momento, a partir de la fundamental STC 31/1981 (LA LEY 224/1981) , que fuera “mínima”; después, desde la STC 109/1986 (LA LEY 78445-NS/0000) , que resultase “suficiente”, y últimamente hemos requerido que el fallo condenatorio se apoye en “verdaderos” actos de prueba (por ejemplo, SSTC 150/1989 (LA LEY 125966-NS/0000) , 201/1989 (LA LEY 1360- JF/0000) , 131/1997 (LA LEY 9169/1997) , 173/1997 (LA LEY 10767/1997) , 41/1998 (LA LEY 3497/1998) , 68/1998 )” ( SSTC 111/1999, de 14 de junio (LA LEY 9267/1999) y 171/2000 (LA LEY 10061/2000), de 26 de junio ). En definitiva, nuestra doctrina está construida sobre la base de que el acusado llega al juicio como inocente y sólo puede salir de él como culpable si su primitiva condición es desvirtuada plenamente a partir de las pruebas aportadas por las acusaciones. En palabras de la ya citada STC 81/1998 (LA LEY 3993/1998) , “la presunción de inocencia opera … como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable” (igualmente en la reciente STC 124/2001, de 4 de junio (LA LEY 6089/2001) ) .
Todo este cuerpo de doctrina se mantiene invariable hasta la actualidad.

SEGUNDO.- De inicio debe otorgarse la razón a la defensa del acusado cuando como cuestión previa alegó vulneración del principio acusatorio en función del contenido de la instrucción, auto de procedimiento abreviado, acusación del Ministerio Fiscal y auto de apertura oral, que entiende ha producido el efecto de hacer seriamente difícil la defensa del acusado.
A los folios 277 y ss nos encontramos con el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado en el que al describir los hechos se limita el mismo a señalar que “…en el mes de febrero de 2.012 fueron intervenidos numerosos mandos de PS2 y PS3 que I en representación de la empresa I había importado de china sin respetar los derechos de la marca SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED”, para, a continuación, en su parte dispositiva decir que los hechos pueden ser constitutivos de “DELITO”. Desconocemos a que derechos se refiera la resolución. Se formula acusación por el Ministerio Fiscal y se acusa por delito contra la propiedad industrial del artículo 273.1 del Código Pen y se abre juicio oral por “DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL”. No cabe mayor confusión.

Junto a ello, a nivel probatorio se han producido tres circunstancias fundamentales que no hacen sino ahondar en el pronunciamiento absolutorio para el acusado. La primera la retirada del procedimiento por parte de la entidad denunciante; la segunda, la falta de proposición bien como perjudicado, bien como testigo de cargo o persona alguna de la entidad denunciante, lo que ha provocado el efecto de la falta de ratificación en la denuncia inicial y la falta de ratificación en el conjunto de documentos que acompañan a la denuncia y que determinan la titularidad de los derechos de propiedad industrial que se dicen vulnerados. La tercera es la falta de todo conocimiento sobre las muestras que debieron quedar tras la destrucción de los mandos acordada en fase de instrucción, lo que ha determinado no haber podido tenerlos a la vista, como así se pidió por la defensa en su escrito de conclusiones provisionales, en el acto del juicio.

TERCERO.- En todo caso por no dejar imprejuzgada la acción se entrará en el conocimiento del tipo penal por el que se formula acusación para llegar a igual pronunciamiento absolutorio por falta del elemento subjetivo y ser muy dudoso la concurrencia del elemento objetivo del tipo.
Bien estemos ante el delito contra la propiedad industrial del artículo 273.1 bien ante el supuesto del artículo 274.1, el elemento subjetivo siempre es el mismo.
A tales fines resultado interesante transcribir parte del contenido de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 30 de junio de 2.011, que enjuiciando el mismo delito comienza su fundamentación jurídica haciendo referencia a las diversas posiciones doctrinales y jurisprudenciales que en materia de interpretación de los contenidos del tipo penal en cuestión, se dan:
“A) Por un lado, están quienes sostienen que para la comisión del delito, en supuestos de tenencia para la venta de objetos en los que se hace uso de marcas o signos distintivos registrados, basta con que los signos distintivos o marcas estén reproducidos de forma idéntica o muy similar a las marcas y signos registrados y que los productos en los que se haga uso de ellos sean algunos de los que constan en el registro como aquéllos para los que se ha registrado el uso exclusivo de la marca. A ello habría que añadir, si consta acreditada la concurrencia del elemento subjetivo o dolo específico exigido por la redacción del art. 274 del Código Penal para sancionar la conducta -conocimiento del registro de la marca utilizada y tenencia para la venta a sabiendas de que los productos que se comercializan utilizan la marca o el signo distintivo sin autorización de su titular-. Concurriendo los elementos objetivos antes referidos, la conducta sería típica.
B) Existe la otra corriente interpretativa que considera que para que la tenencia para la comercialización o la comercialización misma de productos que copian o reproducen, sin autorización debida, marcas registradas, a sabiendas de ello, sea penalmente típica, debe existir un plus de antijuridicidad en la conducta que permita diferenciar el ilícito civil del ilícito penal.
El art. 34 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre (LA LEY 1635/2001) -Ley de Marcas- recoge los derechos conferidos por la marca a su titular registral.
El art. 41 de la Ley de Marcas establece las acciones civiles que puede ejercer el titular de la marca cuyo derecho sea lesionado.
Y especifica la sentencia que citamos que, en los supuestos en que el titular de la marca registrada pudiera ejercitar acciones civiles o penales de forma indistinta para la protección de sus derechos, el principio de fragmentariedad exige que, en caso de confluencia entre el ilícito civil y el ilícito penal, la conducta penal abarque aquéllos supuestos en los que exista un plus de antijuridicidad que, por exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica en la aplicación de la norma penal, debe ser objetivable y no quedar al arbitrio del intérprete de la norma.
E igualmente nos recuerda la sentencia que: Si, en definitiva, la marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras – art. 4.1 de la Ley de Marcas -, cuando el uso de dicha representación gráfica no distingue el producto como propio de la mercantil titular o como caracterizado por los elementos de calidad característicos de los que se fabrica bajo dicha marca, el uso espurio, ilícito de la marca, no atenta contra el bien jurídico protegido por el tipo penal.
Así las sentencias del Tribunal Supremo de 23-3-1983 , 3-6 y 30-10-1987 , 22-1 y 13-10-1988 , 9-6 y 8-11-1989 , 2-2-1990 , 6-5 y 5-11-1992 y 7 y 22-7-1993 , vienen manteniendo que el delito de usurpación e imitación de una marca requiere que haya una posibilidad de confusión en el público consumidor o adquirente de la mercancía de que se trate, teniendo en cuenta sus características concretas.
Cierto que algunas sentencias de Audiencias Provinciales destacan la evolución de la última jurisprudencia, que sitúa el bien jurídico protegido “esencialmente” en “el derecho de uso o explotación exclusivo de una propiedad industrial derivado de su registro en los organismos correspondientes”. Tal afirmación se extrae de la sentencia del Tribunal Supremo de 22-9-2000, pero no desvirtúa la abundante jurisprudencia antes citada. Y luego de tales referencias, el ponente de la sentencia de la A. Provincial de Valencia que venimos reseñando, propone criterios interpretativos, en primer lugar, en base a la prevalencia del principio de legalidad, puesto que considera que: un análisis más profundo de la cuestión evidencia la debilidad de los argumentos del anterior epígrafe. En aras a preservar el principio de legalidad, la norma penal pretende contener una taxativa descripción típica, huyendo del carácter abierto de la norma penal en blanco del art. 534 del Código Penal, Texto Refundido de 1973 (LA LEY 1247/1973). Pero el legislador no consigue su propósito, al incluir la expresión “con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos”. Es cierto que el primer apartado del art. 274 no se remite expresamente a la legislación civil, pero el mismo concepto de “derecho de propiedad industrial” o de “signo distintivo”, registrado conforme a la legislación de marcas, supone la necesaria aplicación de normas de carácter civil, en las que se definen dichos elementos normativos del tipo, pese a que luego se describan con pretendida taxatividad una serie de conductas que en el contexto del precepto infringen ese derecho y son punibles. Por tanto, nos encontramos con una doble enumeración de conductas prohibidas, las previstas en la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 (LA LEY 1635/2001) y las tipificadas en el Código Penal. Pero ambos cuerpos legales protegen el mismo derecho, pues el Código Penal no crea un derecho subjetivo nuevo ni modifica las facultades del regulado en la Ley de Marcas. Porque, en virtud del carácter subsidiario y fragmentario del Derecho Penal, los límites del ilícito civil no pueden ser traspasados; al tiempo que sin la integración procedente de la legislación civil cualquier esfuerzo de armonizarla con el Código Penal está llamado al fracaso. De ahí que la correcta comprensión del art. 274 C.P. deba partir de la naturaleza y funcionalidad del derecho de propiedad industrial tutelado, entendido dentro de un marco normativo más amplio .
a) La Ley de Marcas entiende por marca en su art. 4 todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Esta funcionalidad también inspira el contenido de los derechos conferidos por la marca, conforme al art. 34 citado.
El Código Penal, en su art. 274 (LA LEY 3996/1995)-2 castiga “al que, a sabiendas posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero”. La remisión al apartado anterior del mismo precepto significa literalmente que el signo distintivo ha de ser idéntico o confundible; para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado, por cuanto el precepto reconoce la funcionalidad de éste para distinguir su objeto de otros parecidos.
Incluso, son reveladores los propios términos utilizados por ela rt. 274.1 C.P (LA LEY 3996/1995)., cuando se refiere a signo distintivo idéntico o confundible, en lugar de emplear los términos “idéntico” o “similar” (este más objetivo) del art. 34 de la Ley de Marcas . Con este calificativo el Código Penal añade nuevos matices a la descripción típica. El vocablo confundible va más allá de la mera similitud, encierra la actitud de un sujeto que no puede ser otro que el consumidor, cuyos intereses, lesionados por la posible confusión que sufre, penetran por esta vía en el ámbito de protección del tipo. Carece de sentido mencionar el riesgo de confusión si se parte de la punibilidad de la conducta, pese a que el adquirente pueda conocer perfectamente el distinto origen de un signo similar. Otros elementos típicos aluden indirectamente al consumidor, en cuanto partícipe o destinatario del tráfico mercantil, pues la acción punible ha de realizarse con fines comerciales o industriales, o ha de consistir en comercializar o poner en el comercio. En conclusión, la descripción típica es compatible con la exigencia de riesgo de confusión en los destinatarios de los productos o servicios, dependiendo de una interpretación acorde con el tipo de injusto .”
Continúa la sentencia con la exposición de las exigencias de la tipicidad, y expresando que el Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, recuerda la necesidad de constancia de los siguientes requisitos:
“a) La existencia de una serie de productos, servicios, actividades o establecimientos que el derecho de propiedad industrial permita su registro y efectivamente lo estén por quienes se arroguen su titularidad;
b) Que tales productos se encuentren reproducidos, imitados, modificados o de cualquier otro modo utilizados, conculcando con ello los derechos de propiedad industrial.
c) Que tales conductas se realicen con fines industriales o comerciales, sin el consentimiento del titular del derecho registrado conforme a la legislación de Marcas, lo que constituye el elemento normativo del tipo.
d)Que el sujeto activo, sea quien lo fabrique, lo realice o quien lo posea para su comercialización o lo ponga en el comercio, lo haga a sabiendas de tal falsedad y de la ausencia del consentimiento del titular registral, elemento subjetivo del tipo, que solo puede ser intencional o doloso y que, además, requiere el perjuicio real o intentado, derivado del uso, fabricación o ejecución de las marcas por personas distintas de su titular, obtenido mediante la generación de confusión en los consumidores, que en el aspecto subjetivo requiere un dolo específico, pues la notoriedad de la marca incide en la imposibilidad de confusión por venderse solo en tiendas autorizadas, mientras que la condición de profesional de la venta en tiendas de “Todo a cien” o mercadillos ambulantes no incorpora la necesidad de conocimiento de esta determinada marca, siendo ardua la tarea de concretar este elemento intencional sobre todo ante la inexistencia de requerimiento previo alguno, con lo cual el desconocimiento no se desvirtúa ni siquiera por la aprehensión de género en depósito.
e) En cuanto a la antijuridicidad, que la titularidad se encuentre protegida por la previa inscripción registral.
f) Respecto de la culpabilidad, no sólo es preciso el dolo genérico sobre la acción realizada sino el específico de tener intención o ánimo defraudatorio, al exigir el tipo penal el ánimo de perpetrar un perjuicio, pues no puede interpretarse de otra forma la realización de conductas con “fines comerciales o industriales” o la más concreta puesta en el comercio o posesión para la comercialización a que ambas modalidades del artículo 274 se refieren”.
También interesante resulta la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2.00, que en relación al requisito de la confundibilidad establece que:
“Por tanto, el requisito de la confundibilidad, ha de venir referido (como expresamente se determina en el artículo 274.1 del Código penal (LA LEY 3996/1995) ) al propio signo distintivo ilícitamente utilizado por el infractor, que habrá de ser “idéntico o confundible con aquel”, no al producto en el que se utilice, que solo deberá ser el mismo o similar que aquel para el que el derecho de la propiedad industrial se encuentre registrado.
Esa confundibilidad del signo distintivo (o si se quiere, el riesgo de confusión del signo distintivo impugnado) constituye un elemento del tipo que deberá ser examinado a la luz de la normativa sobre marcas y de la doctrina jurisprudencial recaída sobre la misma, sin perjuicio de las matizaciones que la propia naturaleza del Derecho penal imponga.
En este sentido, la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 21-12-2011, rec. 1759/2008 (LA LEY 269493/2011) , se remite a su vez a los criterios que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido sancionando para declarar o no la existencia del riesgo de confusión, criterios que se convierten en reglas del ordenamiento comunitario y entre los que menciona los siguientes: “1º) El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y, al fin, la impresión de conjunto que los signos confrontados puedan producir en el consumidor medio, el cual normalmente los percibe como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles – sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 ( C-251/95 (LA LEY 16409/1997) ), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ) y 22 de junio de 1999 (C-342/97) -.
2º) Lo expuesto no impide que, en particular, se tomen en consideración, para darles la importancia que merecen, aquellos elementos distintivos que resulten los dominantes en el conjunto – sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95 ) -. 3º) Igualmente, la apreciación global del riesgo de confusión exige atender a la interdependencia que existe entre los distintos factores a tomar en consideración, en particular, la similitud de los signos confrontados y los productos designados con ellos. De manera que un grado bajo de similitud entre dichos productos puede ser compensado por otro elevado de similitud entre los signos y a la inversa – sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ) y 22 de junio de 1999 (C- 342/97) -.
4º) Es lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión – sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 ( C-251/95 (LA LEY 16409/1997) ), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ) y 22 de junio de 1999 (C-342/97) -.
5º) Por otro lado, además de poder hacerlo ante el riesgo de confusión, el titular de la marca registrada prioritaria puede reaccionar ante el riesgo de asociación – artículos 34, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (LA LEY 1635/2001) , y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (LA LEY 2356/1988) -, por más que éste no constituya una alternativa de aquel, pues sirve para precisar su alcance – sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95 ) -, al identificar el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra – sobre ello, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ) -.”

Al mismo tiempo debe recordarse, como hace la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fecha 02-04-2001, rec. 457/1999 (LA LEY 4547/2001) , que “Como lo vienen reiterando autorizadas opiniones “la protección de los bienes jurídicos no sólo se realiza por medio del derecho penal; el instrumental de todo el ordenamiento jurídico tiene que cooperar a ello”. Por ello, se afirma que “el derecho penal sólo protege una parte de los bienes jurídicos y ésta no siempre en forma general, sino que a menudo (como en el caso del patrimonio) sólo contra especies individuales de agresión”.”

Ese principio de fragmentariedad del Derecho penal impide atribuir relevancia penal a todos y cada uno de los supuestos en que pueda apreciarse una infracción del derecho de la propiedad industrial, limitando la intervención penal a los supuestos más graves que, en esta materia, serán aquellos en que, una vez determinado que efectivamente hay un riesgo de confusión, éste se aprecia como extremadamente alto y, por tanto, la infracción de la marca como especialmente grave, gravedad que, por ejemplo, excluirá normalmente los supuestos en que fundamentalmente el riesgo de confusión se aprecie por riesgo de asociación.”

Aceptando plenamente la doctrina contenida en este conjunto de Sentencia, llama de inicio la atención a este Juzgador que el hoy acusado, en forma consciente y dolosa realice desde España un pedido de ciertos mandos de videoconsolas por catálogo a China siendo perfecto conocedor de que los mandos vulneran derechos de propiedad industrial y, como exige el tipo, conociendo el registro de estos derechos. Vulneración que según el informe pericial practicado por mandato judicial parece que queda limitado a los signos (cuadrado, círculo, rectángulo y cruz) que figuran grabados a los botones de los mandos.
Llama la atención que esto lo haga abiertamente y a través de un proceso de importación absolutamente reglado, no clandestinamente. Así lo confirmó el acusado en el acto del juicio que afirmó “que el fabricante se puso en contacto con él y le ofreció la posibilidad de importar mandos compatibles con su propia marca; que no entendía que se confundieran con los de Sony; que ellos le dijeron que se estaban vendiendo por toda Europa, entre otros establecimiento en Media-Mark; que eran productos compatibles pero que no imitaban nada.”
Declaró J, Gerente y Apoderado de la mercantil C; quién confirmo la legalidad de toda la operación de importación. Señaló que “trajeron el contenedor a Guadalajara porque era la vía más rápida”.
El perito designado judicialmente, Agente de Policía Nacional con nº se mostró seriamente dubitativo y ambiguo en la defensa de su informe en el acto de la vista y entiende este Juzgador que llega en su informe a una conclusión que no es cierta, afirmar la falsedad de los mandos. Los mandos en ningún caso pueden ser considerados falsos, imitarán o no a otros, pero no tienen por qué ser falsos.
Más contundente se mostró el perito de la defensa S quien se ratificó en dicho informe y añadió que todos los mandos de videoconsolas llevan los signos antes descritos (cuadrado, circulo, triangulo y cruz), además de afirmar que no aparece marca registrada en los mandos examinados y que el diseño de estos, aún similar, presenta evidentes diferencias visuales en su estructura. Terminó por manifestar que en ninguno de los mandos intervenidos venia la menor alusión a la marca Sony.
No se puede olvidar que se aportaron en el acto del juicio por la defensa mandos de videoconsola adquiridos en distintos establecimientos, entre ellos Media Mark, que le hacen confirmar a este Juzgador las conclusiones a las que se llegó por el perito de la defensa. Pueden ser parecidos a los de Sony, pero todos lo son. Estamos hablando de detalles de una sutiliza que hacen casi imposible creer que el acusado los conociera y que dolosamente los importara conocedor de que se vulneraban derecho de propiedad industrial previamente registrados.
Los productos intervenidos, aun presentando similitudes con los de Sony, presentan también evidentes diferencias en cuanto a la forma, tamaño, colores, dimensiones, características y precio.
Si a tales diferencias se une la notoriedad de la marca Sony (que no parece que deba ser objeto de discusión), deberá concluirse que las similitudes apreciadas no son susceptibles por sí solas de convertir a los productos incautados en fácilmente confundibles con los productos registrados por la entidad perjudicada o, dicho de otra forma, no se aprecia que un consumidor medio pudiera tener una cierta dificultad en distinguir los productos incautados de unos productos con la marca de la perjudicada.
Como consecuencia de las anteriores consideraciones, solo cabe concluir que en este caso carecen de relevancia penal los hechos imputados al acusado y ello determina que deban ser absueltos del delito contra la propiedad industrial por el que había sido acusado.

CUARTO.- Las costas procesales deben ser declaradas de oficio conforme a lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

FALLO

Que debo ABSOLVER y ABSUELVO a I de los hechos objeto de estas diligencias, declarando de oficio las costas causadas.
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, haciéndoles saber que la presente sentencia no es firme, pudiendo interponer contra la misma recurso de apelación ante este Juzgado para ante la Audiencia Provincial de Guadalajara en el plazo de los DIEZ días siguientes a su notificación.
Notifíquese la sentencia a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

septiembre 22

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la sentencia absolutoria del caso nuncamas.org

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que confirma la absolución dictada por el Juzgado de lo Penal en el caso de la página de enlaces nuncamas.org

Apelación Sentencias Procedimiento Abreviado 1305/2015

Origen:Juzgado de lo Penal nº 27 de Madrid

Procedimiento Abreviado 347/2014

 Apelante: CALUMBIA TRISTAR HOME ENTERTAINMENT Y CIA SRC., TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT ESPAÑA SA, LAUREN FILMS VIDEO HOGAR, SA, SONY PICTURES CLASSIC INC. MANDALAY ENTERTAINMENT, UBISOFT SA, COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC, TRISTAR PICTURES, ORION PICTURES CORPORATION, D./Dña. PROEIN S.A. , D./Dña. PARAMOUNT HOME ENTERNTAINMENT , ELECTRONICS ARTS SOFTWARE, S.L., METRO GOLDWIN MAYER STUDIOS INC., UNIVERSAL CITY STUDIOS, SONY COMPUTER ENTERTAINMENT ESPAÑA SA, THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA SL, WARNER HOME VIDEO ESPAQOLA, SA, MANGA FILMS S.L., ACCIAIM ENTERTAINMENT S.A, WALT DISNEY ENTERPRISES INC., PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN SL, D./Dña. TWENTIETH CENTURY FOX, TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY I.NEW LINE PRODUCTIONS INC. y NEW LINE PRODUCTIONS INC. y D./Dña. MINISTERIO  FISCAL

Procurador D./Dña. B

Letrado D./Dña. P

 

Apelado: D./Dña. RT

Procurador D./Dña. MERCEDES CARO BONILLA

Letrado D./Dña. JAVIER MAESTRE RODRÍGUEZ

                                                   S E N T E N C I A   Nº 632/15

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, SECCIÓN DECIMOSEXTA

             Ilmos. Sras:

           Magistrados:

                  Javier Mariano Ballesteros Martín

                  Dª Mª Teresa Rubio Cabrero

                  Dña. Mª Cruz Álvaro López

             En Madrid a  diecisiete de septiembre de dos mil quince

             Vistos por esta Sección 16ª de la Audiencia Provincial de esta capital, en grado de Apelación los presentes Autos de Procedimiento Abreviado 347/2014 procedentes del Juzgado de lo Penal nº 27 de Madrid   por supuesto CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL  siendo apelante ADESE en representación de Columbia Tristar y  otras compañías que figuran en el encabezamiento del recurso, con la adhesión del MINISTERIO FISCAL y apelado el acusado  RT.  Ha sido Magistrado  Ponente Dña. Mª Cruz Álvaro López que expresa el parecer de la Sala.

                                       I.- ANTECEDENTES DE HECHO

             PRIMERO.- Por la Sra. Magistrada-Juez del indicado Juzgado de lo Penal se dictó Sentencia el día 27 de abril de 2015 con los siguientes hechos probados y  parte dispositiva:

           HECHOS PROBADOS:”Apreciando en conciencia la prueba practicada, expresa y terminantemente se declara probado que durante el periodo comprendido entre finales del año 2008, hasta marzo del 2011, el acusado RT, mayor de edad y sin antecedentes penales, a través de la página web www.nuncamas.org propiedad de la entidad mercantil S.L. cuyo administrador único era a su vez el acusado, ponía a disposición de los usuarios de internet enlaces o links a través de los cuales se podía acceder a distintos servidores donde se alojaban los archivos, limitándose de esta forma a facilitar una dirección donde se pudiera descargar la obra.

No consta como era gestionada la web nuncamas.org y en concreto las informaciones que enviaban los usuarios. Los usuarios podían enviar enlaces y otras informaciones, a través de formularios, a la web nuncamas.org , no siendo razonable que ese volumen de información, de recursos y enlaces que se debían indicar para cada uno de ellos hacia sitios externos ( la web contenía enlaces de descarga a un total de 724 videojuegos y un total de 1.804 películas), fuera gestionada manualmente por el acusado y de hecho lo habitual es utilizar lo que se conocen como robots informáticos.

El acusado, como administrador único de la entidad S.L. creó y administró también las páginas web, www.aestrada.net, www.reddescargas.com;  www.morrissseymusicon;  www.blogcensus.net;  www.ecuadormedia.com; www. Softreadme.com y www.horror-wood.com, todas ellas con el mismo fin que la web www.nuncamas.org y con una estructura muy parecida, para informar de que una obra estaba disponible en un servidor ajeno de internet.

A partir del mes de marzo de 2011, el acusado continuó con la misma actividad redireccionando la web www.nuncamas.org  a la página web también suya www.quepaginasweb.com desde la que, del mismo modo, los usuarios registrados podían acceder a links para descargas.

           FALLO: “absuelvo al acusado RT, del delito continuado contra la Propiedad Intelectual, que se le imputaba, con declaración de las cotas de oficio.

          SEGUNDO.- Notificada la misma, interpuso contra ella recurso de apelación ADESE en la representación que ostenta de las compañías que figuran en el encabezamiento de su escrito que  fue admitido en ambos efectos y tramitado de acuerdo con lo dispuesto en el vigente art. 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal – trámite en el que el Ministerio Fiscal mostró su adhesión al recurso y la defensa del acusado RT  impugnó el recurso y solicitó la confirmación de la resolución recurrida, elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

       TERCERO.- Una vez recibidos los Autos en esta Sección 16ª, formado el Rollo de Apelación nº 1305/2015 pasaron las actuaciones al Magistrado Ponente y previa deliberación, votación y fallo del recurso el día 15 de septiembre de 2015 quedaron las actuaciones vistas para Sentencia.

                                              I.- HECHOS PROBADOS 

           Se dan por reproducidos los de la resolución recurrida que se aceptan en su integridad.

                                          III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-Frente al pronunciamiento absolutorio dictado por la juzgadora de instancia respecto al acusado en este procedimiento, sustentado esencialmente en que no habría constancia ni acreditación de la forma en que el acusado gestionaba la página web a través de la cual  ponía a disposición de los usuarios  enlaces o links para acceder a distintos servidores donde se alojaban archivos que supuestamente contenían   obras protegidas; porque la elaboración de una página web en la que solo se albergan enlaces a archivos alojados en otros sitios de internet no constituiría delito alguno ni comunicación pública de las obras en los términos del artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, y finalmente, porque tampoco habría resultado acreditado el elemento subjetivo del delito contra la propiedad intelectual imputado al acusado, en la medida en que la descarga de obras por los usuarios utilizando los links era totalmente gratuita, sin perjuicio de los ingresos que pudiera obtener el acusado mediante la publicidad de su web.

SEGUNDO.- La parte apelante,  que comienza por solicitar la práctica ante esta segunda instancia de la prueba consistente en la declaración del acusado, pese a que se trata de una pretensión que no encuentra cabida en el artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al regular los supuestos en que cabe la práctica de prueba en segunda instancia, también invoca entre sus alegaciones las manifestaciones efectuadas en el acto del juicio oral por testigos y peritos, cuestionando de esta forma la valoración que la juzgadora ha efectuado de pruebas de naturaleza personal, tanto practicadas en el acto del juicio oral como en la fase de instrucción, respecto de las cuales se habría efectuado una interpretación que la parte apelante califica de errónea.

Por ello, con independencia de que una parte importante de las alegaciones de la parte apelante vienen a suscitar cuestiones de naturaleza estrictamente jurídica, no podemos obviar que en el apartado segundo del recurso se invoca el error en la valoración de la prueba,  y se alude expresamente a pruebas de naturaleza personal, desde el momento en que se invoca lo declarado por testigos, peritos y por el propio acusado en apoyo de la pretensión condenatoria que se mantiene,  y con la finalidad de desvirtuar algunas de las conclusiones alcanzadas por la juzgadora,  viéndose obligado este Tribunal a rechazar la pretensión de modificación de la valoración probatoria de dichas pruebas porque en atención a la doctrina constitucional que a continuación se expone y que no puede salvarse, como parece pretender la parte recurrente, volviendo a escuchar al acusado ante esta segunda instancia,  su estimación determinaría la ineludible modificación, en perjuicio del acusado, de la valoración  efectuada por la juzgadora de instancia, y en definitiva, de una parte de los hechos que se declaran probados en la sentencia impugnada.

Conforme esta misma Sala se ha pronunciado en anteriores resoluciones: El Tribunal Constitucional tiene señalado que el recurso de apelación otorga plenas facultades al Tribunal Superior para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un -novum iuditium- (SSTC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90 y 21/93, 120/1994, 272/1994 y 157/1995). Si bien, se excluye toda posibilidad de -reformatio in peius-; es decir, una reforma de la situación jurídica creada en la primera instancia, que no sea consecuencia de una pretensión frente a la cual aquél en cuyo perjuicio se produce no tuvo ocasión de defenderse, salvo, claro está, que el perjuicio resulte como consecuencia de la aplicación de normas de orden público o del principio de legalidad cuya recta aplicación es siempre deber de los Jueces y Tribunales (SSTC 15/1987, 17/1989 y 47/1993). El supremo intérprete del texto constitucional tiene también igualmente declarado que nada se ha de oponer a una resolución que a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la alcanzada en primera instancia, (STC 43/1997), pues tanto “por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma como por lo que se refiere a la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba” el Juez -ad quem- se halla “en idéntica situación que el Juez a quo” (STC 172/1997, fundamento jurídico 4º; y asimismo, SSTC 102/1994, 120/1994, 272/1994, 157/1995, 176/1995). En consecuencia, “puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como, examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo” (SSTC 124/1983, 23/1985, 54/1985, 145/1987, 194/1990, 323/1993, 172/1997 y 120/1999).

Sin embargo, esta doctrina sobre el recurso de apelación ha sido matizada y, en no escasa medida, rectificada por la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 167/2002, para los supuestos de recursos de apelación contra sentencias absolutorias. En estos casos, cuando la revisión se centra en la apreciación de la prueba, es decir, si en la segunda instancia no se practican nuevas pruebas no puede el Tribunal -ad quem- revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, siempre que por la índole de las mismas sea exigible la inmediación y la contradicción (fundamento jurídico primero, en relación con los fundamentos jurídicos ordinales 9 a 11). Los nuevos criterios restrictivos sobre la extensión del control del recurso de apelación implantados por la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional, se han visto reafirmados y reforzados en resoluciones posteriores del mismo Tribunal, (así, por ejemplo, las SSTC 170/2002, 197/2002, 198/2002, 200/2002, 212/2002, 230/2002, 41/2003, 68/2003, 118/2003, 189/2003, 10/2004 y 12/2004). De forma que, incluso, en los supuestos en que se trate de apreciar pruebas objetivas junto con otras de carácter personal que dependen de los principios de inmediación y de contradicción, el Tribunal Constitucional, veda la posibilidad de revocar el criterio absolutorio de la primera instancia cuando no se han practicado las pruebas personales con arreglo a tales principios ante el tribunal -ad quem- (STC 198/2002 y 230/2002).

Así las cosas, ante la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, existen distintas interpretaciones. La primera, entender que resulta factible revocar una sentencia absolutoria dictada en primera instancia practicando de nuevo en la segunda las pruebas personales que dependan de los principios de inmediación y de contradicción. Ello entraña, no obstante, graves inconvenientes, pues no existe garantía ninguna de que las pruebas reproducidas en la segunda instancia resulten más fiables, creíbles y veraces que las de la primera, máxime si se ponderan el tiempo transcurrido desde la ejecución de las hechos y los prejuicios y pre-condicionamientos con que podrían volver a declarar unos testigos que ya depusieron en el juzgado. Sin olvidar tampoco y ello es todavía más relevante, que, la repetición de pruebas, no sería legalmente posible, a tenor de las restricciones que impone el art. 790.3 de la Ley Procesal Penal.

Igualmente, cabe otra interpretación, esto es, no cabe de facto revocar en la segunda instancia las sentencias absolutorias dictadas en las causas en las que la práctica de la prueba depende en gran medida de los principios que inspiran a la jurisdicción penal, como son los de inmediación, oralidad y contradicción, limitándose así, el derecho a los recursos que puedan interponer tanto las partes perjudicadas como en su caso el Ministerio Fiscal.

Esta última interpretación citada, sería la más correcta ante la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional teniendo en cuenta los límites y principios de la revisión probatoria de las sentencias absolutorias dictadas en la primera instancia.

Pues bien, de lo hasta ahora expuesto una primera conclusión resulta evidente, esto es, que sólo podrá dejarse sin efecto la apreciación de las pruebas personales practicadas en la instancia, cuando el razonamiento probatorio alcanzado por el juzgador -a quo- bien vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva, bien resulte absurda la conclusión allí alcanzada, o bien, sea irracional o incongruente el fallo con relación a los hechos allí declarados probados, o bien si se prefiere y según los casos, el fallo dictado fuese arbitrario, (STC 82/2001 y SSTS 434/2003, 530/2003, 614/2003, 401/2003, y, 12/2004, entre otras).

Asimismo, y desarrollando este último aspecto, debe citarse la STC 338/2005, de 20 de diciembre, acerca de la diferencia entre la nueva valoración de una declaración testifical efectuada en apelación por el órgano ad quem, cuando la misma “se funda o razona en la existencia de elementos añadidos o consideraciones adicionales que vienen a sustituir, sobreponiéndose a ella, la labor realizada por el órgano que enjuició los hechos con inmediación, de aquéllos otros en los que el órgano de apelación funda su criterio divergente respecto de la credibilidad de un testigo en el análisis crítico de los motivos o razones que sobre la credibilidad de ese mismo testigo ofrece la resolución judicial impugnada. Del mismo modo que respecto del binomio actividad probatoria/relato fáctico resultante, la función de este Tribunal no consiste en enjuiciar el resultado alcanzado, sino el control externo del razonamiento lógico seguido para llegar a él”          

Dicho de otro modo, en los supuestos en los cuales la crítica que se contiene en la sentencia de apelación y que, consecuentemente, determina la alteración de los hechos probados, no se realiza a base de sustituir el órgano de enjuiciamiento en la valoración de los medios probatorios cuya apreciación requiere inmediación, sino que se proyecta sobre la corrección o coherencia del razonamiento empleado en la valoración de la prueba, sobre tal modo de proceder no proyecta consecuencia significativa alguna respecto de la inmediación en la práctica de tales pruebas.

En consecuencia la garantía de la inmediación no puede jugar en estos casos el papel limitador de las facultades del órgano judicial ad quem que, como proyección del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE, desempeña en los supuestos primeramente referidos de sustitución o sobreposición en la valoración de medios probatorios precisados de inmediación para su análisis.

En suma el Tribunal en segunda instancia no puede sustituir la percepción del Juez de lo Penal sobre la prueba, al gozar el mismo de la innegable ventaja de la inmediación, pero sí puede analizar la argumentación de la sentencia apelada por si en la misma se apreciara un razonamiento absurdo, arbitrario, no fundamentado o ilógico.  Aún así lo que radicalmente impide el Tribunal Constitucional, es que el Tribunal de apelación modificando el relato de hechos probados sin haber practicado prueba alguna en la segunda instancia, dicte una nueva sentencia esta vez condenatoria. Al Tribunal ad quem le está vetada tal posibilidad y en tal sentido se expresan de manera clara Sentencias del Tribunal Constitucional de 26 de Febrero de 2007, 15 de Enero de 2007, de 3 de Julio de 2006, que remite a otras de 5 de Abril de 2006 y 27 de Octubre de 2003, del mismo Alto Tribunal. 

Esta elaborada doctrina constitucional había sido puesta en tela de juicio cuando el juicio oral celebrado en primera instancia había sido grabado en soporte informático audiovisual. En estos supuestos el Tribunal de apelación tiene ocasión de apreciar por sí mismo y prácticamente en las mismas condiciones que el Juez a quo, la prueba practicada. Esos elementos personales más o menos objetivos, que eran  apreciados por el Juez a quo gracias al principio de inmediación y que impedían una nueva valoración y diferente por parte del Tribunal de segunda instancia, pueden ser apreciados por la Sala de apelación y también bajo el principio de inmediación.

No obstante, Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de Mayo de 2009 ha zanjado la cuestión y señala, de manera firme y categórica, que exista o no exista grabación del juicio en formato DVD, es inviable constitucionalmente revocar por parte del Tribunal de segunda instancia, una sentencia absolutoria del órgano judicial de primera instancia basada en prueba personal testifical, si no se han practicado nuevas diligencias de prueba ante el Tribunal revisor.

En el mismo sentido se ha consolidado y ampliado la anterior doctrina  siempre en el sentido de limitar las posibilidades de revisión de las sentencias absolutorias en segunda instancia, en Sentencias del Tribunal Constitucional 127/10; 45/11, 46/11 y del Tribunal Supremo de 15 de Noviembre de 2011, de 29 de Diciembre de 2011 y más recientemente de 19 de Julio de 2012.”

TERCERO.- Todo esto implica que el órgano de apelación no puede considerar desvirtuada la presunción de inocencia del acusado inicialmente absuelto, en tanto que no presencia las pruebas personales que fundaron, al menos parcialmente, aquélla declaración absolutoria. El Tribunal de apelación puede valorar la prueba, y aunque pueda discrepar de algunas de las conclusiones de naturaleza jurídica alcanzadas por la juzgadora,  tratándose de la declaración del acusado y de  pruebas testificales y periciales practicadas, que exigen inmediación, no podemos efectuar una modificación de las mismas sin vulnerar, con arreglo a la doctrina constitucional anteriormente expuesta, la presunción de inocencia que ampara al acusado.

Por todo ello, procede desestimar el recurso de apelación planteado, y confirmar la resolución recurrida sin que concurran motivos que justifiquen la imposición de las costas de este recurso.

 VISTOS los razonamientos jurídicos expuestos,

 FALLAMOS

 Que DESESTIMANDO  el recurso de apelación formulado por la representación procesal de ADESE en nombre de Columbia Tristar y otras compañías,   contra la sentencia dictada el 27 de abril de 2015   por la Sra. Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal nº 27 de Madrid   y CONFIRMAR la misma sin expresa imposición de las costas de este recurso.

 Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso y devuélvanse las actuaciones, con certificación de la presente sentencia al Juzgado de procedencia, a los fines procedentes.

 Así por esta  nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACION.- Leída y publicada que ha sido la anterior Sentencia por la ILMA SRA MAGISTRADA  que la dictó, estando en audiencia pública. Doy fe

enero 21

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada sobre keywords. Caso masaltos

La empresa española MASALTOS sigue con su cruzada frente a Google para evitar la utilización de su marca como Keyword en el sistema publicitario Adwords de Google.

Recientemente, se ha conocido que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso sobre la legalidad del uso de marcas ajenas como keywords o palabras clave en los enlaces patrocinados de los motores de búsqueda como Google.

MASALTOS ya ha obtenido a su favor varias resoluciones sobre esta utlización que se está haciendo de su marca. Entre ellas, cabe destacar la Sentencia de Audiencia Provincial de Granada núm. 67/2014 de 14 marzo que sigue la misma línea que la sentencia dictada en el caso NOVASAN, en el sentido de no resultar de aplicación el principio de especialidad en este tipo de conflictos, cuando los signos en disputa son coincidentes, al afirmar, en relación con la aplicación del art. 34.2 de la Ley de Marcas, que “como señala la STS de 2 de noviembre de 2011, en las violaciones e infracciones a las marcas que contempla el artículo 34.2 no rige el principio de la especialidad (los productos designados por los signos en conflicto no tienen que ser similares) y no se requiere el riesgo de confusión (pues cabe que el uso ilícito pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo), pero sí es necesario que los signos sean idénticos o semejantes pues, como añade la STS de 14 de mayo de 2012, el concepto comunitario de riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación ( art. 4.1.b de la Directiva 89/104/CEE), es decir, “la suposición equivocada de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico”.

Habrá que estar pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo que sentará doctrina al respecto.

Actualización 10/3/2016. Sentencias del Tribunal Supremo en los casos de MASALTOS:

STS de 26/02/2016

STS de 19/02/2016 

Comentario de Paz Martín (Herrero y Asociados)

noviembre 6

Adwords de Google e infraccion de marca

Desde el ya clásico litigio que mantuvo en su día Playboy contra Terri Wells por el uso que esta hacía como metatag de la marca de la popular revista, se han sucedido muchos conflictos por la utilización en sistemas de referenciación de marcas ajenas como palabras clave.

En la actualidad, Google saca un buen provecho de los conflictos de marca entre competidores y su servicio de publicidad AdWords ha sido objeto de varios pleitos en Europa, entre los que destaca el que afecta a la marca española MASALTOS que ha conseguido varias resoluciones a su favor impidiendo así el uso de su marca como Keyword.

Este año, El JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE estimó la demanda presentada por una empresa española, NOVASAN, frente a un competidor alemán que usaba sus marcas, NOVASAN y ENER-QI, para anunciarse en Google.

La demandante había requerido previamente a Google y a la empresa competidora a fin de que cesaran en el uso de la marca como reclamo publicitario, pero ambas empresas consideraron que dicha actividad era legal.

En la Sentencia el Juzgado diferencia entre los “resultados naturales”, producidos como consecuencia de la aplicación de los algoritmos propios de la página y, de otro lado, los “resultados publicitarios”, que aparecen distinguidos de los anteriores.

Concluye el Juzgado afirmando que con una finalidad estrictamente publicitaria y comercial la mercantil demandada ha utilizado dos palabras que conforman sendas marcas, nacional y comunitaria de la mercantil actora, lo cual supone una manifiesta infracción del artículo 34 de la LM, que prohíbe su utilización en redes telemáticas y como forma de publicidad.

No obstante, la cuestión no es pacífica y lo cierto es que hay resoluciones judiciales para todos los gustos en relación con este tipo de conflictos.

A continuación, se reproduce por su interés la sentencia comentada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante.

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE

S E N T E N C I A Nº 36/2014

En Alicante, a 10 de febrero de 2014

Antecedentes de hecho

Primero. El 26 de abril de 2013, por el Procurador don Jesús Zaragoza Gómez De Ramón en nombre y representación de NOVASAN S.A. se presentó escrito de demanda contra PD VERTRIEBS GMBH que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo. Subsanado el defecto apreciado y puesto de manifiesto por Diligencia de Ordenación de 6 de mayo de 2013, fue admitida a trámite por decreto de 20 de junio de 2013 y se emplazó a la demandada.

Tercero. Doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil PD VERTRIEBS GMBH, presentó escrito de contestación a la demanda el 23 de octubre de 2013.

Cuarto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 5 de febrero de 2014. En él comparecieron todas las partes, que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Su pretendió una ampliación de la demanda en los términos del escrito de 24 de enero de 2014 que fue inadmitida por extemporánea.

Fue propuesta la prueba en los términos que constan en el acta.

Fue admitida documental y los autos quedaron vistos para sentencia.

Fundamentos de Derecho

Primero. Planteamiento.

La parte actora, solicita que se dicte sentencia:

A) En la que se declare que la utilización en calidad de Key-Words o palabras clave en el sistema de anuncios Google de las expresiones registradas como marcas NOVASAN y ENER-QI supone una infracción de las marcas nacionales M 1631349 NOVASAN, S.A. para la clase 35; M 1631350 NOVASAN, S.A. para la clase 39; M 2335527 NOVASAN, S.A. para la clase 41; M 2335528 NOVASAN, S.A. para la clase 42; M 2659695 NOVASAN para la clase 5; M 2850547 NOVASAN para la clase 10; y marca comunitaria nº 008477903 “ENER-QI” para las clases 3, 5, 10 y 30; subsidiariamente, que es constitutivo de competencia desleal

B) y en consecuencia, que se condene a PD VERTRIEBS GMBH:

– A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

– Al cese en los actos anteriores.

– Al resarcimiento de los gastos extrajudiciales y que ascienden a la cantidad de 1.207´73€.

– A indemnizar a la actora por la causación de daño moral.

– A indemnizar a la actora en el importe de los beneficios ilícitamente obtenidos.

Y todo ello con expresa condena en costas.

La demandada reconoce la utilización para la publicidad en Google de los adwordsrecogidos en el escrito de demanda, pero niega que ello suponga infracción marcaria, así como también la notoriedad de las marcas de la demandante. Manifiesta que no supone una infracción de los derechos de exclusiva porque no genera confusión en el consumidor que sabe distinguir perfectamente unos y otros resultados

Segundo. Sobre la infracción de las marcas

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

Por su parte, el artículo 14 establece:

Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del título X.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aplicable a las nacionales establece en su artículo 34:

1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Existiendo, por tanto una expresa remisión a la normativa nacional, la vigente ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas regula en su artículo 34.3 que el titular de un derecho de marca podrá oponerse a su uso por terceros de un signo idéntico o confundible en:

d) En los documentos mercantiles y la publicidad

e) Redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

La demandante es titular de las siguientes marcas: marcas nacionales M 1631349 NOVASAN, S.A. para la clase 35; M 1631350 NOVASAN, S.A. para la clase 39; M 2335527 NOVASAN, S.A. para la clase 41; M 2335528 NOVASAN, S.A. para la clase 42; M 2659695 NOVASAN para la clase 5; M 2850547 NOVASAN para la clase 10; y marca comunitaria nº 008477903 “ENER-QI” para las clases 3, 5, 10 y 30;

No procede examinar en el presente si concurre o no riesgo de confusión, negado por la demandada, ya que el mismo ha de examinarse en los supuestos del apartado b) del artículo 9 del RMC y del 34 LM, no del aparatado a) de ambos preceptos, aplicable a este caso. El uso de los signos registrados como marcas, independientemente de que la forma y circunstancias de su uso que generen riesgo de confusión, supone una infracción marcaria.

Partiendo de lo anterior, procede examinar si dicho uso es o no uno de los prohibidos por los preceptos anteriormente citados, esto es, si es un uso en el “tráfico económico”. Así vemos que es notoriamente conocido que los “resultados naturales”, de Google vienen únicamente producidos como consecuencia de la aplicación de los algoritmos propios de la página y que se diferencian de los resultados publicitarios, que aparecen distinguidos con una coloración diferente y que pueden encontrarse o bien en el margen o bien alineados con los resultados naturales, aunque en un color distinto.

Poca trascendencia tiene que el consumidor medio distinga claramente unos de otros resultados, y que el consumidor al que personalmente van dirigidos los productos comercializados por las mercantiles intervinientes en el presente procedimiento tenga o no un determinado grado de especialización, así como que efectivamente esa posible confusión entre resultado natural y resultado que podríamos llamar comercial del buscador sea real o no. Esto es, si como sostiene la demandada es claramente diferenciado por la generalidad de los consumidores o si por el contrario precisamente esa posible confusión es la que otorga el valor, y lo que determina que los resultados comerciales que aparezcan conjuntamente alineados con los resultados naturales y no en el margen, sean de contratación más costosa.

Y es irrelevante porque independientemente de cómo resolvamos todas estas cuestiones, lo cierto es que con una finalidad estrictamente publicitaria y comercial la mercantil demandada ha utilizado dos palabras NOVASAN y ENER-QI que conforman respectivamente una marca nacional y una marca comunitaria registrada por la actora, no que sea confundible, sino que es idéntica a ellas, lo cual supone una manifiesta infracción de losartículos34 de la LM y 9 RMC, que prohíben su utilización en redes telemáticas y como forma de publicidad. Por ello, no podemos nunca entrar a valorar si ese empleo genera o no riesgo de confusión o de asociación porque no es el uso el que debe ser objeto de esa comparación, sino los signos. Y la marca y el adword o keywordson idénticos. La posible confusión por esta particular forma deempleo carece de sentido toda vez que es un uso expresamente prohibido por el artículo 34, apartado 3º, tanto en la letra e) como especialmente en la d).

Tercero. Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas procede estimar la pretensión de la actora en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la Propiedad Industrial.

Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbrica Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Acreditado el requerimiento notarial y no negado un incumplimiento posterior, procede declarar pertinente la indemnización en los términos propuestos con las siguientes consideraciones:

Se consideran acreditados y necesarios para la interposición de la demanda, y por tanto indemnizables los gastos que conforman el daño emergente que es compatible en la medida en que exclusivamente referidos a los perjuicios generados para la interposición de la demanda.

Sobre el daño ex re ipsao daño moral generado por la propia infracción se considera que concurre en el presente pues su utilización en la página de Google una de las más visitadas del mundo y el buscador por excelencia en Internet ha determinado necesariamente una pérdida del carácter distintivo de las marcas registradas, de suerte que se ha diluido sustancialmente su capacidad para asociarla a su origen empresarial. Estimo que ha de cuantificarse en el importe de 2.000 euros.

Los beneficios ilícitamente obtenidos han de ser netos y no brutos. En ejecución de sentencia se liquidarán previa exhibición docuemntal, siguiendo estas pautas: beneficios netos obtenidos con la comercialización de los productos, computándose para su determinación los gastos propios y exclusivos de la producción y comercialización de los mismos y la parte proporcional de los gastos comunes a todos los productos que, durante el tiempo en que se produjeron y vendieron los infractores, representaba la facturación de los mismos sobre la facturación total de la empresa. Para mayor concreción, debe hacerse siguiendo el criterio de la Sostiene la demandante que ello ha sido corregido por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012 que excluye ciertos gastos estructurales o indirectos, pero no todos ellos, y concreta que los de publicidad, transporte (de venta, pues el de compra ya ha sido descontado) y personal han de descontarse proporcionalmente atendiendo al total de las ventas. Así establece:

El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- € de tal manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transporte de venta y personal. Si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectos deducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita.

Cuarto. Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la LEC y habida cuenta la estimación íntegra de la demanda procede imponer las costas a la demandada.

Fallo

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por Procurador don Jesús Zaragoza Gómez De Ramón en nombre y representación de NOVASAN S.A. contra PD VERTRIEBS GMBH, de tal manera que:

A) Declaro que la utilización en calidad de Key-Words o palabras clave en el sistema de anuncios Google de las expresiones registradas como marcas NOVASAN y ENER-QI supone una infracción de las marcas nacionales M 1631349 NOVASAN, S.A. para la clase 35; M 1631350 NOVASAN, S.A. para la clase 39; M 2335527 NOVASAN, S.A. para la clase 41; M 2335528 NOVASAN, S.A. para la clase 42; M 2659695 NOVASAN para la clase 5; M 2850547 NOVASAN para la clase 10; y marca comunitaria nº 008477903 “ENER-QI” para las clases 3, 5, 10 y 30

B) Condeno a PD VERTRIEBS GMBH:

– A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

– Al cese en los actos anteriores.

– Al resarcimiento de los gastos extrajudiciales y que ascienden a la cantidad de MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.207´73€).

– A indemnizar a la actora por la causación de daño moral en el importe de DOS MIL EUROS (2.000€).

– A indemnizar a la actora en el importe de los beneficios ilícitamente obtenidos que se liquiden en ejecución de sentencia según los parámetrso fijados en el Fundamento Tercero de la presente.

– A pagar las costas del procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, ya que contra ella cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda y firma el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, Salvador Calero García.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICANTE , a once de febrero de dos mil catorce.

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y firmo el presente en ALICANTE a once de febrero de dos mil catorce. Doy fe.

– Otros artículos que tratan el tema de la utilización de las marcas ajenas en los servicios publicitarios de Google.

http://internetyderecho.blogspot.com.es/2012/04/sobre-la-ilicitud-de-usar-como-metatags.html

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/sentencia-prohibe-usar-marcas-competencia-anuncios-google/20120417cdscdsemp_8/

http://www.cibersur.com/012052/bruselas/sentencia/favor/masaltoscom

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/30/navegante/1277897309.html

http://www.diarioindependientedigital.com/salud/4288-masaltoscom-consigue-frenar-el-modelo-de-palabras-clave-de-marcas-de-adwords

Actualización 10/3/2016. Sentencias del Tribunal Supremo en los casos de MASALTOS:

STS de 26/02/2016

STS de 19/02/2016 

Comentario de Paz Martín (Herrero y Asociados)